Parole d’expert : comment utiliser vos actifs intellectuels pour garantir un financement ?

S’il est courant d’utiliser des biens immobiliers ou des instruments financiers à des fins de garantie d’un prêt bancaire, la mise en gage de certains droits de propriété intellectuelle ou de créances découlant de l’exploitation de ces droits peut également s’avérer envisageable pour les professionnels cherchant un financement. Les droits de propriété intellectuelle sont nombreux et variés (droit d’auteur, marque, brevet, etc.) et les entreprises ne sont pas toujours conscientes de la possibilité d’utiliser ces actifs lorsqu’elles cherchent un prêt ou même une aide de l’Etat. Quels types de droits peuvent être utilisés à des fins de garantie et comment mettre cela en musique ? Nous avons interrogé Maître Vincent Wellens, Avocat à la Cour spécialisé en droit de la propriété intellectuelle au sein du cabinet d’avocats NautaDutilh Avocats Luxembourg*.

Que regroupent les droits de propriété intellectuelle ?

Les droits de propriété intellectuelle peuvent être catégorisés en droits portant sur des créations (brevets d’inventions, droits d’auteur, dessins et modèles, droits sui generis sur les bases de données, etc.) et en droits d’occupation (droits de marque). Ils visent à conférer un monopole d’exploitation de la création sur un territoire donné (un éditeur de logiciels titulaire des droits d’auteur sur ses logiciels pourra notamment en interdire les copies) ou encore à permettre de distinguer des biens et services d’une société de ceux d’une autre (comme un logo ou nom déposé comme marque qui distingue des services de la concurrence).

La plupart des droits de propriété intellectuelle doivent être enregistrés auprès d’autorités nationales ou internationales selon le territoire sur lequel la protection légale sera accordée.

La plupart des droits de propriété intellectuelle doivent être enregistrés auprès d’autorités (souvent appelées offices) qui peuvent être nationales ou internationales selon le territoire sur lequel la protection légale sera accordée. Les droits d’auteur et les droits sur les bases de données, qui ne doivent pas être enregistrés, font à ce titre figure d’exception.

Autour des droits de propriété intellectuelle gravitent également d’autres droits de nature immatérielle. Ces derniers font l’objet d’une protection par le droit et, par conséquent, d’une certaine valeur économique qui leur donne, comme les droits de propriété intellectuelle, la qualité d’actifs intellectuels. Prenons comme exemple les secrets d’affaires d’une entreprise ou encore le nom de domaine utilisé par cette entreprise pour son site internet.

Quels droits de propriété intellectuelle peuvent servir de garantie à un financement ?

Comme toute autre propriété, la propriété intellectuelle peut en principe faire l’objet d’une garantie, celle-ci prenant la forme juridique d’un gage. Le gage, aussi appelé nantissement, est un contrat par lequel un débiteur remet à un créancier un bien mobilier corporel (des machines, des marchandises ou des véhicules) ou incorporel (créance, fonds de commerce, certains droits de propriété intellectuelle) destiné à lui servir de garantie.

La loi luxembourgeoise ne prévoit pas actuellement la possibilité de mettre en gage tous les droits de propriété intellectuelle. La mise en gage de brevets d’invention, de marques ou de dessins et modèles (ces derniers visant à protéger l’aspect ornemental d’un objet, comme un meuble ou un bijou) est aujourd’hui admise explicitement dans la loi. La position est plus compliquée lorsqu’il s’agit de droits non soumis à enregistrement et, en particulier, du droit d’auteur et du droit sui generis sur les bases de données. La mise en gage d’une créance résultant de l’exploitation de droits non enregistrés peut toutefois constituer une solution alternative à la mise en gage du droit lui-même lorsque cette mise en gage n’est pas prévue par la loi.

Qu’est-ce qu’une marque et comment la mettre en gage ?

Tout signe capable d’être représenté graphiquement peut être enregistré en tant que marque. Cela inclut non seulement des lettres, mots, slogans, dessins, emballages de produits mais aussi des sons musicaux ou vocaux, des parfums ou couleurs (la semelle rouge de Christian Louboutin en est un exemple). Une marque peut être protégée sur le territoire du Grand-Duché soit en vertu d’une marque Benelux, délivrée par l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (l’OBPI) et qui accorde une protection dans les trois pays Benelux, soit en vertu d’une marque de l’Union européenne délivrée par l’Office de l’Union européenne pour la Propriété Intellectuelle (l’EUIPO) et qui couvrira tous les Etats membres de l’UE.

La mise en gage d’une marque est la garantie de droit de propriété intellectuelle la plus fréquente en pratique au Luxembourg.

La mise en gage d’une marque est la garantie de droit de propriété intellectuelle la plus fréquente en pratique au Luxembourg. Pour la mettre en œuvre, il conviendra de conclure un contrat de gage entre le titulaire du droit de marque (comme un professionnel) et le créancier gagiste (un établissement prêteur par exemple) et d’enregistrer cette mise en gage auprès de l’OBPI pour une marque Benelux ou l’EUIPO s’il s’agit d’une marque de l’UE. Cet enregistrement pourra ensuite faire l’objet d’une radiation (une fois que le gage n’a plus lieu d’être car le prêt est remboursé) ou d’une modification si, en cas de réalisation du gage (le prêt n’ayant pas été remboursé dans les conditions fixées), la titularité de la marque doit être transférée au créancier gagiste. A noter que le gage est également possible suivant les mêmes modalités pour une demande de marque auprès de l’OBPI et de l’EUIPO (avant donc que le titre de marque ne soit délivré par ces offices). Enfin, il convient de préciser que le gage d’un droit de dessins et modèles, plus rare en pratique, fait l’objet de conditions similaires au gage d’un droit de marque.

Qu’est-ce qu’un brevet et comment le mettre en gage ?

Les brevets décrivent et protègent les inventions techniques nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle (comme des médicaments, par exemple). Il est possible de mettre en gage un brevet, et donc un titre délivré par l’office compétent (comme l’Office de la Propriété Intellectuelle du ministère de l’Economie luxembourgeois), tout comme il est possible de mettre en gage une demande de brevet (en attente de la délivrance ou non du titre par cet office). Le gage doit obligatoirement être constaté par écrit, un contrat devant, par conséquent, être conclu entre le titulaire du brevet et le créancier gagiste. De plus, la mise en gage doit être inscrite sur le registre de l’office ayant délivré le brevet. A titre d’illustration, le coût pour cette formalité à l’Office de la Propriété Intellectuelle s’élève actuellement à 7€. Il convient de préciser que la mise en gage n’empêche pas le titulaire du brevet de continuer à exploiter sa demande de brevet ou son brevet, le titulaire pouvant ainsi continuer à vendre ses inventions ou à maintenir les licences accordées sur ces inventions à des tiers.

Qu’est-ce qu’un droit d’auteur et peut-il être mis en gage ?

Le droit d’auteur protège les œuvres (toute production du domaine littéraire, scientifique ou artistique, y compris les programmes d’ordinateur et les bases de données) qui sont originales et qui ont pris forme (excluant ainsi les concepts et idées). S’il est toujours possible de mettre en gage un tableau ou un autre objet corporel dans lequel se matérialise une œuvre protégée par le droit d’auteur, le droit luxembourgeois ne prévoit pas le gage du droit d’auteur lui-même.

Le droit luxembourgeois ne prévoit pas le gage du droit d’auteur. En revanche les royalties et autres frais de licence tirés de l’exploitation de l’œuvre peuvent être gagés, comme toute créance ordinaire.

Cela étant dit, les professionnels sont avisés que les royalties et autres frais de licence qu’ils peuvent tirer de l’exploitation de leur œuvre, que cette œuvre soit un code source d’un logiciel (car le droit considère ces codes comme des œuvres de l’esprit), un film, une œuvre musicale ou autre, peuvent être gagés, comme toute créance ordinaire. Le gage de telles créances sera d’ailleurs régi par la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière qui prévoit un cadre juridique précis et adapté, permettant l’effectivité du gage par la simple conclusion du contrat de gage. En pratique, une notification au débiteur de la créance (par exemple, l’entreprise bénéficiant d’une licence sur le droit d’auteur) est aussi souhaitée si ce débiteur n’est pas partie au contrat de gage.

Peut-on mettre en gage un secret d’affaires ?

Même s’ils ne sont pas des droits de propriété intellectuelle, le savoir-faire et les informations commerciales non divulguées d’une entreprise (regroupées sous l’appellation « secrets d’affaires ») jouissent d’une protection légale contre leur obtention, utilisation et divulgation illicites. Ces secrets peuvent représenter des actifs importants, un exemple souvent évoqué à ce titre étant la recette de la boisson Coca-Cola qui est maintenue secrète par l’entreprise. Aucun enregistrement auprès d’une autorité n’est nécessaire pour bénéficier d’une protection, cette dernière étant toutefois conditionnée au caractère secret du savoir-faire ou information, à la valeur commerciale découlant de ce secret et à des mesures raisonnables prises pour préserver ce secret. Comme en matière de droit d’auteur, le droit luxembourgeois ne reconnaît pas actuellement la possibilité de mettre en gage un secret d’affaires mais il reste possible de mettre en gage les royalties et autres créances résultant de l’exploitation de ce secret et ce, en conformité avec la loi de 2005 citée plus haut.

Peut-on mettre en gage un droit de propriété intellectuelle dont la protection ne couvre pas le territoire du Luxembourg (comme une marque espagnole) pour garantir un financement auprès d’une banque luxembourgeoise ?

De manière générale, une mise en gage d’un droit de propriété intellectuelle pour sécuriser un financement doit faire l’objet d’une analyse au cas par cas, selon notamment le type de droit à gager (marque, brevet, dessin et modèle) et le territoire protégé par le droit (par exemple, l’UE pour une marque UE ou le Benelux pour une marque Benelux). S’il est en principe possible de mettre en gage un droit de propriété intellectuelle délivré par une autorité étrangère et qui ne couvre pas le territoire du Luxembourg, une analyse juridique devra être menée pour confirmer cette possibilité dans un cas donné et surtout pour s’assurer qu’en cas de non-remboursement du financement, le droit de propriété intellectuel étranger pourra être valablement transféré au créancier gagiste.

Qui sont les interlocuteurs privilégiés vers qui se tourner en cas d’interrogation à ce sujet ?

Au Luxembourg, les professionnels peuvent se tourner vers l’Office de la propriété intellectuelle, ou vers l’Institut de la propriété intellectuelle (qui est un groupement d’intérêt économique dont une des missions est le support et l’accompagnement d’entreprises) pour des informations d’ordre général. Si vous envisagez d’utiliser un de vos actifs intellectuels pour garantir un financement, il sera utile à la fois de s’approcher de l’établissement qui accepterait une telle garantie et de consulter un avocat pour vous accompagner dans ces démarches et, en particulier, pour une assistance dans la rédaction du contrat de gage.

*Le présent contenu a été rédigé conjointement par Vincent Wellens (Partner) et Lindsay Korytko (Senior Associate) du cabinet d’avocats NautaDutilh Avocats Luxembourg.